Comentário e nova sugestão de resposta para a questão subjetiva de marcas do Exame API INPI 2004

Bom dia,
Recebi ontem a ligação da Silvia de Campinas comentando sobre a questão 1 da provas subjetiva de 2004. Ela publicou seus comentários na publicação da sugestão de resposta do link:
http://registromarcaspatentes.blogspot.com/2010/02/cartas-de-resposta-da-primeira-questao.html#comments

Achei os comentários muito construtivos e portanto publico-os abaixo:
Silvia Camargo deixou um novo comentário sobre a sua postagem "Cartas de resposta da primeira questão de marcas d...": 

Olá Paula, com relação ao direito de precedência, mais rescentemente a tese defendida por diversos jurístas é que este direito só pode ser argüido até a concessão do registro! Lembrando que o final do parágrafo 1º do artigo 129 diz que: "Toda pessoa de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá o direito de precedência ao registro."
No contexto constitucional indicado acima, ou seja, da colidência de interesses entre dois titulares de boa fé de idênticos direitos formativos gerados, parece ser adequado compreender-se que este direito de precedência deva ser argüido durante o trâmite processual do registro da marca. Uma vez adquirido o regsitro da marca de forma legal e obdecendo todas as etapas processuais, sem que neste curso haja nenhuma impugnação deste registro, não há como argüir o direito de precedência.
O direito de precedência é ao registro!
Uma vez o registro concedido, este benefício que é uma excessão ao direito atributivo do atual Código de Propriedade Industrial e portanto deve ser interpretado de maneira restritiva, deixa de existir.
Apenas para citar um autor que defende esta tese, cito Gama Cerqueira que diz: "O possuidor da marca de boa fé, não se valendo do benéficio de precedência no tempo correto, ou seja até o registro da marca, não poderá depois deste prazo tentar anular marca regsitrada por terceiro. A lei ordinária optou pelo arcabouço constitucional de forma que o direito de precedência só possa se exercer antes de constituito regularmente a propriedade alheira e ainda, de que tal faculdade deva exercer-se com a mínima lesão ao interesse do outro criador, e do público, ou seja, na primeira oportunidade em que o primeiro usuário pudesse insurgir-se."
"A Lei não pode socorrer aqueles que dormem."
Tese essa também defendida por Denis Borges Barbosa e outro autores.
Devemos lembrar que a pergunta de marcas que estamos tentando escrever é de 2004. Qual seria hoje o entendimento do INPI sobre esta matéria?
Caso o entendimento possa ser ambos, ou seja, o examinador considera-se como certas as respostas tanto de quem respondeu com a providência de PAN como daqueles que responderam com a ausência de providências como seria a carta ao cliente? E quanto ao Requerimento ao INPI?
Na minha opinião a carta ao cliente poderia ser semelhante aquela que foi postada acima, acrescentando-se que:
"No obstante cumpre-nos informar-lhe que há entendimentos contrários em que não haveria procedimento administrativa para obstar o registro da empresa amazonese. 
Segundo tal entendimento jurídico, a argüição do direito de precedência deve ser somente até a concessão do regsitro, ou seja, manifestando-se dentro da data limite de 60 dias a partir da data de publicação do pedido de registro (artigo 158)."
Mas e com relação ao Requerimento ao INPI?
Não se pode requerer o PAN e ao mesmo tempo mostrar que você candidato sabe que a tese jurídica é contrária ao seu requerimento por entender que o tempo para argüir o direito de precedência foi até 60 dias após a publicação do pedido de registro!
Aquardo comentários sobre o assunto e encaminharei em outro comentário, um possível requerimento ao INPI emabasando que o entendimento não á pacifico e pedir o acolhimento do PAN. 


Paula, segue modelo de requerimento feito pelo grupo e agora acrescido da tese sobre o prazo para arguir o DIREITO DE PRECEDÊNCIA.
Para abrigar a tese contrária segue abaixo requerimento (feito pelo grupo) + defesa de que a mesma não pode prosperar por falta de entendimento pacífico sobre a matéria.

Processo:                  876543210
Data:                         01/03/2005
Marca:                       XOOM        
Classe:                      31
Requerida:                EMPRESA AMAZONENSE LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

XYZ LTDA, tomando ciência do despacho de CONCESSÃO do registro da marca em referência, publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 1001 de 01/03/2005, vem, respeitosamente, na qualidade de REQUERENTE, por sua procuradora infra-assinada, requerer a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE em face do processo No. 876543210, de acordo com os dados em epígrafe, conforme previsto no Art. 169 e no Artigo 129, § 1º da Lei de Propriedade Industrial No. 9279 de 14 de maio de 1996 (LPI).

                            Com todo o respeito que merece o posicionamento do r. Examinador que concedeu o registro da marca "XOOM", a Requerente entende que o registro da marca "XOOM" da Requerida não pode prosperar, pois foi concedido com infringência ao disposto no Artigo 124, inciso XIX, da LPI, em razão do direito de precedência da marca XOOM, comprovadamente utilizada há mais de 6 meses, merecendo, dessa forma, ser reformada a decisão de concessão de registro, pelas razões de fato e de direito a seguir aludidas.

                        A Requerente, empresa tradicional e conhecida, vem utilizando efetivamente a marca "XOOM" no mercado brasileiro desde a sua fundação em 20/06/2003. Referida utilização pode ser comprovada através de notas fiscais de comercialização do produto (DOC.1), bem como material promocional com a marca (DOC.2).

Muito embora alguns especialistas em Propriedade Industrial defendam que tal argüição do direito de precedência deva ser anterior a concessão de registro, ou seja, durante o trâmite processual do registro, esta doutrina não é pacífica e conforme abaixo demonstraremos não pode prosperar. Gama Cerqueira defensor desta tese, invoca que "o possuidor da marca de boa fé, não se valendo do benefício de precedência no tempo correto, ou seja, até o registro da marca, não poderá depois deste prazo tentar anular marca registrada por terceiro."  Segundo ainda o mesmo autor, o direito de precedência só pode ser se exercer antes de constituído regularmente a propriedade alheia e, ainda, de tal forma que tal faculdade deve exercer-se com a mínima lesão ao interesse do outro criador, e do público. Contudo, não pode proteger a lei aquele que de má fé usurpa o direito alheio e não poderia a REQUERIDA ignorar a marca XOOM utilizada pela REQUERENTE desde sua fundação em 20/06/2003, uma vez são concorrentes diretos e atuam no mesmo mercado, isto é, também produz e comercializa SEMENTES!



                        Face à prévia utilização da marca, conforme evidenciado pelas provas, juntadas ao presente Processo de Nulidade Administrativa (DOCs.1 e 2), a Requerida faz jus ao manto do direito de precedência, consagrado no § 1º do Artigo 129 da LPI e discordamos do entendimento contrário acima, pois entendemos que a manutenção do registro em epigrafe consagraria a manutenção de um direito marcário usurpado da REQUERENTE. Neste sentido, a REQUERENTE depositou em 20/10/2004, o pedido de registro da marca "XOOM", na classe 31, sob o No. 987654321, petição INPI/SP No. 00007 para identificação de "sementes" (DOC.3).

A utilização da marca "XOOM"  no mercado brasileiro há mais de 6 meses, constitui anterioridade temporal impeditiva contra quaisquer pedidos de terceiros que, de boa ou má fé, imitem ou reproduzam marca idêntica ou similar, em classes idênticas ou afins que, no todo ou em parte, sejam suscetíveis de causar confusão ou associação indevida no mercado consumidor, conforme o disposto no artigo 124, XIX, da LPI.

Assim sendo, a Requerente não pode concordar com o registro em pauta, "permissa venia", visto não restar dúvida de que a marca da Requerida trata-se de reprodução total daquela previamente utilizada pela Requerente.

                          A marca "XOOM", da Requerida, identifica os seguintes produtos da Classe 31: sementes e grãos. A Requerente vem utilizando a marca "XOOM" para identificar "SEMENTES".

                          Resta-se, assim, claro e evidente que os produtos identificados pela marca da REQUERIDA são os mesmos produtos já identificados pela marca "XOOM" da Requerente, e outros, possuem total afinidade e um direto conflito mercadológico com os produtos "XOOM" da Requerente, o que, sem dúvida, impede a coexistência pacífica entre as marcas no mercado.

                          É fácil concluir-se, portanto, que a convivência de ambas as marcas no mercado é assim perniciosa e inviável, o que recomenda a aplicação do Art. 168 para o fim de resguardar os direitos da ora Requerente e a forma distintiva de sua marca XOOM .

                          Face ao exposto REQUER, espera e confia a Requerente, que seja conhecido e provido o presente PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE e que o registro da marca "XOOM", concedido sob No. 876543210, seja declarado NULO com fulcro no artigo 168 da LPI, em razão do direito de precedência da Requerente em relação à sua marca XOOM na classe 31 e em razão dos demais argumentos apresentados, como medida de Direito e de Justiça!

Termos em que,
P. deferimento.

XXX

Procurador
API No. 2009

Investimento e segurança jurídica

por Pedro Eichin Amaral - 19/02/2010

Certa euforia tomou conta dos brasileiros e especialmente do carioca nos últimos tempos. Não só por resultados recém obtidos, mas pela perspectiva de crescimento e investimento. O Brasil e o Rio de Janeiro são “a bola da vez”.

Nos últimos 22 anos, o Brasil tem passado por reformas legais de grande importância. Algumas por demandas internas, outras externas. Aleatoriamente, e apenas para exemplificar, pode-se mencionar a própria Constituição Federal —com suas emendas—, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, a Lei da Propriedade Industrial, a Lei de Falências, a Lei de Defesa da Concorrência, várias alterações tributárias, estabelecimento de normas contra lavagem de dinheiro, a criação da figura das parcerias público-privadas, entre outras.

Essa “boa vontade” em legiferar, por si só, traz ao investidor, nacional ou estrangeiro, um sentimento de segurança jurídica. Estudos do Banco Mundial já mostraram que um sistema legal adequado é fundamental para atrair investimentos.

As operações envolvendo os investimentos esperados são cada vez mais sofisticadas, e consequentemente seus contratos, ou sua arquitetura contratual. Apesar das reformas legais, a imaginação do homem para novos negócios é e sempre será muito mais rápida. Contratos inominados, atípicos, mistos, com pouco respaldo legal específico é uma tendência. Talvez de forma paradoxal, mas como conseqüência natural, a importância dos princípios contratuais fica mais acentuada. Mas e o operador do Direito?

Quanto ao advogado, é sabido que a maioria esmagadora das graduações em Direito não oferece uma formação profunda e abrangente o suficiente, que permita o recém-formado a navegar por essas transações. Os juristas aptos para trabalhar nesses casos contam necessariamente com experiências adquiridas na prática privada e/ou estudos aprofundados, ambos após a graduação. Seja como for, esses profissionais tornam-se preparados não sem um grande investimento pessoal.

Em relação aos profissionais do Poder Judiciário, estes têm sido expostos com mais frequência a causas que tocam a maior parte da população. Houve nos últimos anos uma verdadeira popularização da justiça. A ampliação do acesso à justiça é sem dúvida uma verdadeira vitória do Estado Democrático de Direito!

Contudo, esta vitória tem alguns efeitos colaterais. Acompanhando a jurisprudência dos principais tribunais do país, é possível observar, empiricamente, que grande parte das decisões envolvendo aspectos econômicos e patrimoniais são: expurgos de planos econômicos, financiamentos imobiliários e de automóveis, planos de saúde, DPVAT, contas bancárias de pessoa física e restrição de crédito.

Sob outro ângulo, proporcionalmente são poucas as decisões envolvendo questões societárias, de direito da concorrência em restrições verticais, projetos de engenharia (i.e. fornecimento de plantas, industrialização sob encomenda, financiamento, construção e aquisição de aeronaves e embarcações, construção de termoelétricas), transferência de tecnologia, operações de petróleo e gás, dentre tantas outras que exigem investimentos de médio e grande porte.

A pouca exposição do nosso judiciário e de seus membros a esses assuntos, desde a formação, faz com que a arbitragem assuma um papel decisivo na segurança jurídica do país. Além da sua consolidação no cenário jurídico brasileiro, a especialidade do árbitro deve ser ressaltada como fator contributivo à afirmação deste papel da arbitragem. Podem —e devem— ser indicados como árbitros pessoas que conhecem esses tipos de transação.

Com um sistema composto de leis modernas e a disseminação da arbitragem por instituições sérias temos chance de alcançar patamares de segurança jurídica satisfatórios, de modo razoavelmente rápido. Mas, o problema da formação jurídica não se resolve. O comprometimento de todos os agentes do ensino jurídico e a reforma da grade de disciplinas são fatores essenciais para um sistema jurídico sustentável. Ainda é preciso investir, e muito, na segurança jurídica.

Fonte: -http://ultimainstancia.uol.com.br-

Amcham defende agenda compensatória

O presidente e CEO da Câmara de Comércio Americana (Amcham), Gabriel Rico, defende a uma agenda compensatória entre Brasil e EUA no caso do subsídio concedido pelo governo americano ao produtores do produto e as exportações pelos lado americano. 

Ele reconhece o direito do governo brasileiro em retaliar os EUA, mas uma negociação envolvendo os produtores, buscando uma abertura para os produtores agrícolas brasileiro que, segundo ele, poderiam entrar naquele mercado com tarifas menores. 

A entidade já enviou carta ao USTR (órgão negociador do comércio internacional dos EUA) pedindo para que o governo americano dê sinais de abertura para evitar o processo de retaliação. 

Além disso, a Amcham já encaminhou carta para o Conselho de Ministros, contemplando Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Fazenda, Casa Civil, Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, defendendo que o governo brasileiro tenha postura para uma agenda compensatória no lugar de um processo de retaliação. 

- Estamos aguardando a chegada de autoridades do executivo americano, envolvidas nas negociações para transmitir as recomendações da Amcham para a construção de uma agenda positiva do lado americano - disse Rico, acrescentando que no último dia 10, foi assinada a MP 482 que cria o arcabouço jurídico para que o Brasil possa dirigir o processo de retaliação contra o direito de propriedade intelectual de empresas americanas instaladas no país dos setores farmacêutico, software, áudio e visual, entre outros. 

Fonte: http://www.monitormercantil.com.br

As respostas dos recursos do Exame de API INPI serão publicadas na RPI? Quando será a segunda fase do exame?

Boa tarde,


Tenho consultado diariamente a página abaixo do site do INPI buscando informações sobre a segunda fase para o Exame de Habilitação como Agente da Propriedade Industrial 2009/2010. Porém, não tenho notícias.


https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/comoatuar/exame-api-2009-new-version-new-version/?searchterm=exame%20api%202009


Ás terças-feiras, consulto também as Revistas "RPI", também sem notícias sobre o Exame de API.
Além disso alguns internautas me escrevem perguntando sobre os recursos de questões da primeira prova. O período de recebimento de recursos pelo INPI foi até 04/01/2010. E após essa data não soube também de mais nenhuma questão anulada. O gabarito de 16/12/2009 dá as questões 4 e 5 como anuladas. Porém outras foram duramente questionadas. Como ficou? Alguém recebeu resposta do INPI ou publicação sobre os recursos?


Enquanto isso temos mais tempo para estudar para a segunda fase. Inicialmente adiei alguns projetos aguardando a data da prova, pois houve um boato que seria marcada para o final de janeiro, provavelmente na segunda quinzena. O que não ocorreu. Ainda bem que posteriormente não deixei de adiar mais nada em função da data da prova.
Há alguns cursos já agendados no site do INPI para o período de março a maio desse ano. Talvez ainda seja possível fazê-los antes da segunda fase do exame. Página dos cursos:


http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/academia-da-propriedade-intelectual-e-inovacao/cursos/calendario/index.htm/


Caso alguém saiba de notícias sobre o Exame de API por favor me escreva.
Um grande abraço a todos os leitores,
Paula Ferreira

Cartas de resposta da primeira questão de marcas do Exame de API INPI 2004

Bom dia, 
No link abaixo está o texto da primeira questão da prova da segunda fase para o exame de API 2004. 

http://registromarcaspatentes.blogspot.com/2009/12/primeira-versao-da-carta-ao-cliente-da.html

Um dos nossos grupos de estudo virtuais nos informou que no próprio site do INPI há os "parâmetros de análise para correção das provas" que muito nos ajuda a responder às questões.
Abaixo veja o texto dos parâmetros de correção:

PARÂMETROS DE ANÁLISE PARA CORREÇÃO DAS PROVAS
(Definidos nos termos da Ata de trabalho realizada em 22/03/2005)

MARCAS

Os critérios para a correção da questão de marcas serão:

1º ITEM – CARTA AO CLIENTE

- Com base nas informações prestadas no enunciado da questão, o candidato deverá elaborar uma carta ao cliente, informando os fatos ocorridos e as providências administrativas cabíveis ao caso. Devendo para tanto, como exemplo, prestar os seguintes esclarecimentos:

- Informar ao cliente que a marca XOOM requerida pela empresa amazonense foi deferida em 01/03/2005 e que, por conseqüência, foi também notificado para que, no prazo de 60 dias, seja efetuado e comprovado o recolhimento das retribuições relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de vigência, observando-se o prazo adicional de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 162, parágrafo único, da LPI;

- Alertar ao cliente que, caso haja o recolhimento das retribuições federais e a efetiva publicação da concessão do registro da empresa amazonense, deverá ser protocolado no INPI, junto ao registro da marca XOOM, no prazo de até 180 dias contados da data da expedição de certificado do registro, um requerimento de processo administrativo de nulidade (art. 168, da LPI) fundamentado no uso anterior da sua marca; e

- Informar da necessidade de protocolar/depositar o seu requerimento de pedido de registro de sua marca XOOM, de forma a garantir o seu direito marcário, mesmo que não venha a ser recolhida a retribuição junto ao processo da empresa amazonense, o que ocasionaria o seu arquivamento definitivo.

2º ITEM - REQUERIMENTO

- Com base nas informações prestadas no enunciado da 2ª hipótese apresentada na questão, o candidato deverá elaborar um requerimento de nulidade administrativa (processo administrativo de nulidade), dentro do prazo estabelecido no artigo 169 da LPI, ( até180 dias contados da data da expedição de certificado do registro: data da publicação em que ocorreu a concessão do registro – 01/03/2005);

- Fundamentá-lo em seu legítimo interesse (art. 169, da LPI) na instauração do processo de nulidade, em razão de seu direito de precedência ao registro;

- Argüir que o seu cliente usa, de boa fé, a marca XOOM para identificar os mesmos produtos da empresa amazonense, desde o início de suas atividades em 20/06/2003, portanto há mais de seis meses do depósito efetuado pela requerida (art. 129, § 1º, da LPI);

- Comprovar o depósito do pedido de registro da marca em seu nome (Resolução n.º 051/97-Diretrizes de Análise de Marcas- item 1.1.7.5); e

- Solicitar a Nulidade do Registro da marca XOOM (art. 168 da LPI), de titularidade da empresa amazonense, em razão de seu direito de precedência ao registro, que lhe é garantido por Lei, nos termos das disposições constantes no artigo 129, § 1º, da LPI.

Obs.: O candidato que apresentar em sua resposta aos dois itens a não existência de um mecanismo administrativo capaz de obstar a concessão do registro, e o fizer fundamentado na tese defendida por alguns especialistas em propriedade industrial de que a invocação do direito de precedência ao registro somente poderia ser feita no momento da oposição ao pedido, deverá ser pontuado adequadamente, cabendo na correção das provas ser levado em consideração a sua desenvoltura no tema e o conhecimento sobre a matéria.

PONTUAÇÃO MARCAS

Os pontos referentes a questão de marcas serão assim distribuídos:

1º Item – 1 (um) ponto

2º Item – 1 (um) ponto

Clareza na redação – 0,50 (cinqüenta décimos) pontos Totalizando: 2,5 (dois pontos e meio)