quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010

Cartas de resposta da primeira questão de marcas do Exame de API INPI 2004

Bom dia, 
No link abaixo está o texto da primeira questão da prova da segunda fase para o exame de API 2004. 


Um dos nossos grupos de estudo virtuais nos informou que no próprio site do INPI há os "parâmetros de análise para correção das provas" que muito nos ajuda a responder às questões.
Abaixo veja o texto dos parâmetros de correção:



PARÂMETROS DE ANÁLISE PARA CORREÇÃO DAS PROVAS
(Definidos nos termos da Ata de trabalho realizada em 22/03/2005)
MARCAS

Os critérios para a correção da questão de marcas serão:

1º ITEM – CARTA AO CLIENTE

- Com base nas informações prestadas no enunciado da questão, o candidato deverá elaborar uma carta ao cliente, informando os fatos ocorridos e as providências administrativas cabíveis ao caso. Devendo para tanto, como exemplo, prestar os seguintes esclarecimentos:

- Informar ao cliente que a marca XOOM requerida pela empresa amazonense foi deferida em 01/03/2005 e que, por conseqüência, foi também notificado para que, no prazo de 60 dias, seja efetuado e comprovado o recolhimento das retribuições relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de vigência, observando-se o prazo adicional de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 162, parágrafo único, da LPI;

- Alertar ao cliente que, caso haja o recolhimento das retribuições federais e a efetiva publicação da concessão do registro da empresa amazonense, deverá ser protocolado no INPI, junto ao registro da marca XOOM, no prazo de até 180 dias contados da data da expedição de certificado do registro, um requerimento de processo administrativo de nulidade (art. 168, da LPI) fundamentado no uso anterior da sua marca; e

- Informar da necessidade de protocolar/depositar o seu requerimento de pedido de registro de sua marca XOOM, de forma a garantir o seu direito marcário, mesmo que não venha a ser recolhida a retribuição junto ao processo da empresa amazonense, o que ocasionaria o seu arquivamento definitivo.

2º ITEM - REQUERIMENTO

- Com base nas informações prestadas no enunciado da 2ª hipótese apresentada na questão, o candidato deverá elaborar um requerimento de nulidade administrativa (processo administrativo de nulidade), dentro do prazo estabelecido no artigo 169 da LPI, ( até180 dias contados da data da expedição de certificado do registro: data da publicação em que ocorreu a concessão do registro – 01/03/2005);

- Fundamentá-lo em seu legítimo interesse (art. 169, da LPI) na instauração do processo de nulidade, em razão de seu direito de precedência ao registro;

- Argüir que o seu cliente usa, de boa fé, a marca XOOM para identificar os mesmos produtos da empresa amazonense, desde o início de suas atividades em 20/06/2003, portanto há mais de seis meses do depósito efetuado pela requerida (art. 129, § 1º, da LPI);

- Comprovar o depósito do pedido de registro da marca em seu nome (Resolução n.º 051/97-Diretrizes de Análise de Marcas- item 1.1.7.5); e

- Solicitar a Nulidade do Registro da marca XOOM (art. 168 da LPI), de titularidade da empresa amazonense, em razão de seu direito de precedência ao registro, que lhe é garantido por Lei, nos termos das disposições constantes no artigo 129, § 1º, da LPI.

Obs.: O candidato que apresentar em sua resposta aos dois itens a não existência de um mecanismo administrativo capaz de obstar a concessão do registro, e o fizer fundamentado na tese defendida por alguns especialistas em propriedade industrial de que a invocação do direito de precedência ao registro somente poderia ser feita no momento da oposição ao pedido, deverá ser pontuado adequadamente, cabendo na correção das provas ser levado em consideração a sua desenvoltura no tema e o conhecimento sobre a matéria.

PONTUAÇÃO MARCAS

Os pontos referentes a questão de marcas serão assim distribuídos:

1º Item – 1 (um) ponto

2º Item – 1 (um) ponto

Clareza na redação – 0,50 (cinqüenta décimos) pontos Totalizando: 2,5 (dois pontos e meio)
Sugestões de resposta elaborada por integrante do grupo de estudo virtual:
1-       Considerando-se a hipótese de que a empresa “XYZ LTDA” autorizou o depósito do pedido de registro, mas não autorizou a interposição da oposição e que o deferimento do pedido de registro da empresa amazonense foi publicado nesta semana na Revista da Propriedade Industrial –RPI, de 01/03/2005: Elabore uma carta ao cliente, informando os fatos ocorridos e quais as providências administrativas cabíveis ao caso. Fundamente de forma clara as razões argüidas, tendo como base os dispositivos legais vigentes relativos à matéria.
São Paulo, 02/03/2005
Á
Empresa XYZ Ltda
A/C Sr. Carlos Silva – Diretor Geral.

Prezado Sr Carlos:

Através desta, informamos que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) publicou na Revista de Propriedade Industrial (RPI) sob no. 997 de 1/3/2005 o deferimento do pedido de registro da marca “XOOM” sob titularidade da EMPRESA AMAZONENSE LTDA, na classe 31 para identificação de SEMENTES E GRÃOS.

A partir desta data (2/3/2005), a titular da marca “XOOM” terá 60 dias para comprovação do recolhimento das retribuições relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de vigência, observando-se o prazo adicional de 30 (trinta) dias para comprovação do mesmo conforme previsto no artigo 162, parágrafo único, da LPI.
Caso haja o recolhimento das retribuições federais e a efetiva publicação da concessão do registro da marca XOOM pela EMPRESA AMAZONENSE LTDA, ainda há a possibilidade de protocolarmos, junto ao INPI, em um prazo de até 180 dias contados da data da expedição de certificado do registro, um requerimento de processo administrativo de nulidade (art. 168, da LPI) fundamentado no uso anterior da sua marca, bem como no pedido de registro da marca XOOM efetuado em nome de sua empresa.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente
Xxx – API 2009

2- Considerando uma 2ª hipótese, em que o INPI concedesse o registro da marca “XOOM” à empresa amazonense, com publicação de concessão do registro ocorrida nesta semana na Revista da Propriedade Industrial –RPI, de 01/03/2005: Elabore o requerimento administrativo cabível ao caso para apresentação ao INPI, fundamentando-o com os devidos dispositivos legais vigentes.

Processo:                  876543210

Data:                         01/03/2005

Marca:                       XOOM        
Classe:                      31
Requerida:                  EMPRESA AMAZONENSE LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE


Requerente:           XYZ LTDA  

XYZ LTDA, tomando ciência do despacho de CONCESSÃO do registro da marca em referência, publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 1001 de 01/03/2005, vem, respeitosamente, na qualidade de Requerente, por sua procuradora infra-assinada, requerer a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE em face do processo No. 876543210, de acordo com os dados em epígrafe, conforme previsto no Art. 169 e no Artigo 129, § 1º da Lei de Propriedade Industrial No. 9279 de 14.5.96 (LPI).

                            Com todo o respeito que merece o posicionamento do r. Examinador que concedeu o registro da marca “XOOM”, a Requerente entende que o registro da marca “XOOM” da Requerida não pode prosperar, pois foi concedido com infringência ao disposto no Artigo 124, inciso XIX, da LPI, em razão do direito de precedência da marca XOOM, comprovadamente utilizada há mais de 6 meses, merecendo, dessa forma, ser reformada a decisão de concessão de registro, pelas razões de fato e de direito a seguir aludidas.

                        A Requerente, empresa tradicional e conhecida, vem utilizando efetivamente a marca “XOOM” no mercado brasileiro desde a sua fundação em 20/06/2003. Referida utilização pode ser comprovada através de notas fiscais de comercialização do produto (DOC.1), bem como material promocional com a marca (DOC.2).

                        Face à prévia utilização da marca, conforme evidenciado pelas provas, juntadas ao presente Processo de Nulidade Administrativa (DOCs.1 e 2), a Requerida faz jus ao manto do direito de precedência, consagrado no § 1º do Artigo 129 da LPI. Neste sentido, a REQUERENTE depositou em 20/10/2004, o pedido de registro da marca “XOOM”, na classe 31, sob o No. 987654321, petição INPI/SP No. 00007 para identificação de “sementes” (DOC.3).

A utilização da marca “XOOM”  no mercado brasileiro há mais de 6 meses, constitui anterioridade temporal impeditiva contra quaisquer pedidos de terceiros que, de boa ou má fé, imitem ou reproduzam marca idêntica ou similar, em classes idênticas ou afins que, no todo ou em parte, sejam suscetíveis de causar confusão ou associação indevida no mercado consumidor, conforme o disposto no artigo 124, XIX, da LPI.

Assim sendo, a Requerente não pode concordar com o registro em pauta, “permissa venia”, visto não restar dúvida de que a marca da Requerida trata-se de reprodução total daquela previamente utilizada pela Requerente.

                            A marca “XOOM”, da Requerida, identifica os seguintes produtos da Classe 31: sementes e grãos. A Requerente vem utilizando a marca “XOOM” para identificar “SEMENTES”.

                            Resta-se, assim, claro e evidente que os produtos identificados pela marca da REQUERIDA são os mesmos produtos já identificados pela marca “XOOM” da Requerente, e outros, possuem total afinidade e um direto conflito mercadológico com os produtos “XOOM” da Requerente, o que, sem dúvida, impede a coexistência pacífica entre as marcas no mercado.

                            É fácil concluir-se, portanto, que a convivência de ambas as marcas no mercado é assim perniciosa e inviável, o que recomenda a aplicação do Art. 168 para o fim de resguardar os direitos da ora Requerente e a forma distintiva de sua marca XOOM .

                            Face ao exposto REQUER, espera e confia a Requerente, que seja conhecido e provido o presente PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE e que o registro da marca “XOOM”, concedido sob No. 876543210, seja declarado NULO com fulcro no artigo 168 da LPI, em razão do direito de precedência da Requerente em relação à sua marca XOOM na classe 31 e em razão dos demais argumentos apresentados, como medida de Direito e de Justiça!

Termos em que,
P. deferimento.

 XXX
Procurador
API No. 2009
 

Um comentário:

  1. Olá Paula, com relação ao direito de precedência, mais rescentemente a tese defendida por diversos jurístas é que este direito só pode ser argüido até a concessão do registro! Lembrando que o final do parágrafo 1º do artigo 129 diz que: "Toda pessoa de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá o direito de precedência ao registro."
    No contexto constitucional indicado acima, ou seja, da colidência de interesses entre dois titulares de boa fé de idênticos direitos formativos gerados, parece ser adequado compreender-se que este direito de precedência deva ser argüido durante o trâmite processual do registro da marca. Uma vez adquirido o regsitro da marca de forma legal e obdecendo todas as etapas processuais, sem que neste curso haja nenhuma impugnação deste registro, não há como argüir o direito de precedência.
    O direito de precedência é ao registro!
    Uma vez o registro concedido, este benefício que é uma excessão ao direito atributivo do atual Código de Propriedade Industrial e portanto deve ser interpretado de maneira restritiva, deixa de existir.
    Apenas para citar um autor que defende esta tese, cito Gama Cerqueira que diz: "O possuidor da marca de boa fé, não se valendo do benéficio de precedência no tempo correto, ou seja até o registro da marca, não poderá depois deste prazo tentar anular marca regsitrada por terceiro. A lei ordinária optou pelo arcabouço constitucional de forma que o direito de precedência só possa se exercer antes de constituito regularmente a propriedade alheira e ainda, de que tal faculdade deva exercer-se com a mínima lesão ao interesse do outro criador, e do público, ou seja, na primeira oportunidade em que o primeiro usuário pudesse insurgir-se."
    "A Lei não pode socorrer aqueles que dormem."
    Tese essa também defendida por Denis Borges Barbosa e outro autores.
    Devemos lembrar que a pergunta de marcas que estamos tentando escrever é de 2004. Qual seria hoje o entendimento do INPI sobre esta matéria?
    Caso o entendimento possa ser ambos, ou seja, o examinador considera-se como certas as respostas tanto de quem respondeu com a providência de PAN como daqueles que responderam com a ausência de providências como seria a carta ao cliente? E quanto ao Requerimento ao INPI?
    Na minha opinião a carta ao cliente poderia ser semelhante aquela que foi postada acima, acrescentando-se que:
    "No obstante cumpre-nos informar-lhe que há entendimentos contrários em que não haveria procedimento administrativa para obstar o registro da empresa amazonese.
    Segundo tal entendimento jurídico, a argüição do direito de precedência deve ser somente até a concessão do regsitro, ou seja, manifestando-se dentro da data limite de 60 dias a partir da data de publicação do pedido de registro (artigo 158)."
    Mas e com relação ao Requerimento ao INPI?
    Não se pode requerer o PAN e ao mesmo tempo mostrar que você candidato sabe que a tese jurídica é contrária ao seu requerimento por entender que o tempo para argüir o direito de precedência foi até 60 dias após a publicação do pedido de registro!
    Aquardo comentários sobre o assunto e encaminharei em outro comentário, um possível requerimento ao INPI emabasando que o entendimento não á pacifico e pedir o acolhimento do PAN.

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