Quando usar o Princípio da Especialidade das marcas?

Uma amiga me chamou do Rio de Janeiro pelo Skype lembrando que o Princípio de Especialidade das marcas é utilizado quando as marcas colidentes estão na mesma classe e esse não era o caso na questão 1, da prova de API/INPI 2009/2011 de ontem, 25/03/2011.
A oposição ficou embasada apenas no inciso V do art 124 pois tratava-se de uma colidência de: 
PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA, classe int. 25      X      NOME EMPRESARIAL.
Porém, como foi concedida a marca Santo Antônio, nominativa, na classe int.30 antes da avaliação do RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DA MARCA, então entendo que ao Reexaminar todo o processo o INPI levaria em consideração os fatos:
- A oposição
- A concessão da marca nominativa na classe 30 e
- O recurso contra o indeferimento.
Dessa forma, a disputa que antes tinha apenas uma marca, agora tem duas concedidas, um nome empresarial e um pedido de registro. Como o nome empresarial tem legislação específica na junta comercial e não cita a classe, e há 3 classes envolvidas sendo uma nacional e duas internacionais, então, considero a necessidade da comparação entre os produtos. Será que faz sentido? Um especialista em marcas pode me ajudar?
Um abraço,
Paula

Mais comentários das questões da Segunda fase do Exame de API/INPI 2011

Amigos,
Alguns candidatos à API comentaram comigo como responderam às questões e quero compartilhar com vocês.


Questão 1A:
Muitos fundamentaram a argumentação apenas no inciso V do artigo 124 da LPI e 212 da LPI.
Eu justifiquei que o recurso seria pedido com legítimo interesse por já ter uma marca concedida "Santo Antônio" em outra classe, mas acho que o próprio pedido de registro da marca na classe 25 já justifica o legítimo interesse. O que vocês acham?
Para mim seria essencial citar o inciso XIX do art. 124 no recurso, não consigo pensar no recurso sem esse inciso que trata justamente do Princípio da Especialidade das Marcas.


Questão 1B:
Essa questão foi muito discutida no grupo que conversei. Afinal na parte 1A você defende o cliente contra o indeferimento, depois nessa parte 1B precisa ajudá-lo a anular a mesma marca já concedida a terceiro.
Muitos candidatos indicaram o prazo para o PAN (ART. 169), porém não fizeram comentários sobre como fundamentá-lo e também, DESACONSELHARAM o cliente a interpor o PAN.
Eu preferi aconselhar o PAN (art. 169) com base em alto renome (art. 125), considerando que conhecia a estratégia do cliente de esticar a marca para alimentos e ainda que a marca poderia ser considerada de alto renome pelas características recém adquiridas.


Questão 2A:
O mais freqüente aqui foi reivindicar como parte caracterizante na independente a almofada para cabeça e o dispositivo de ajuste biomecânico com 3 partes independentes e montáveis. Nas dependentes reivindicaram sobre o parafuso tipo borboleta.


Questão 2B:
Um candidato questionou que a questão estava mal formulada pois sugere a avaliação de um pedido de patente e uma anterioridade com base apenas no relatório e desenhos, desconsiderando a parte mais importante as reivindicações.
Esse candidato ainda coloca que há atividade inventiva no pedido de patente e que a reivindicação do controlador da intensidade de esforço seria importante para avaliar.


Não vejo a hora de ter um gabarito do INPI para conferir o que eu fiz. Em 2004 eles divulgaram os parâmetros de correção da prova dissertativa com critérios claros de como seria feita a correção, e esses critérios já davam uma boa idéia da nota que você teria, pois inclusive atribuía pontos e pesos a cada questão.
Alguém digitalizou a prova pra me mandar?
Um abraço e até breve,
Paula

Comentários à Prova da Segunda Fase do Exame de API/INPI 2011

Pessoal,
Como foram na prova?


Na primeira questão (1a), fiz a petição chamada "recurso contra o indeferimento da marca "Santo Antônio"", de acordo com o artigo 212 e fundamentei nos incisos V e XIX do artigo 124 da LPI.


Já na questão 1b sugeri ao cliente um PAN com base em alto renome (art. 125 da LPI),  já que conhecia a estratégia dele de utilizar a marca para produtos alimentícios e tinha ciência de que sua marca tem as características de uma marca de alto renome. Considerando o prazo do artigo 169 da LPI.

Na segunda questão 2a, fiz uma reivindicação independente bem enxuta com título, o preâmbulo com dados do estado da técnica 1, 2, 3 e 10, caracterizado por conter: um apoio almofadado (6) e um dispositivo de ajuste biomecanico (20) constituido por 3 subconjuntos ....
A segunda reivindicação dependente da primeira, sobre a almofada (6) ...
A terceira reivindicação sobre os furos passantes no subconjunto (21)...

Na petição, questão 2b, de "Subsídio ao Exame Técnico" embasei no artigo 31 da LPI. considerei que a patente do cliente Muscle power derrubava o pedido de patente do concorrente pois os aparelhos eram praticamente iguais. Fundamentei nos artigos 8, 11 e 13 da LPI, pois não há novidade nem atividade inventiva, pedi o indeferimento do pedido de patente do concorrente.

Ah! Espero que tenha dado pra passar...
Bom fim de semana a todos e aproveitem para descansar.
Depois de 5 horas de prova, nós merecemos!
Um grande abraço,
Paula Ferreira

Pensem naquilo que vocês sabem, não fique se preocupando com o que não sabe! Boa sorte!

Pessoal,
Hoje finalmente é o dia da prova!
Desejo muito boa sorte a todos.
Nesse momento não fiquem preocupados com o que não estudaram, não revisaram. Lembre-se dos seus pontos fortes, daquilo que sabem e é importante. Fortaleçam-se!
Mesmo que tenha estudado pouco pense que vai cair aquilo que você sabe!
Minha dica é façam primeiro aquilo que sabem e garantam a nota e deixem por último aquilo que vai ser mais difícil pra você.
Encontro vocês por lá! Já estou indo para o local da prova pois é longe de casa.
Boa sorte!
Paula

Material para levar para a prova de API/INPI em 25/03/2011

Nessa etapa será permitida a consulta à legislação sem comentários, incluindo Convenções Internacionais e Atos Normativos e Regulamentares do INPI.
Não se esqueça de imprimir e levar:

• Constituição Federal/ 88
• Lei 9.279, de 14.05.96 – Lei da Propriedade Industrial
• Lei 10.196, de 14.02.01 – Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279/96
• Decreto Nº 4.830, de 04.09.03 - Dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 5º, 9º e 10º do Decreto Nº 3.201, de 6.10.99, que dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14.05.96.
• Decreto Nº 3.201, de 06.10.99 - Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
• Decreto Nº 2.553, de 16.04.98 - Regulamenta artigos da lei nº 9279/96 relativos a Patentes de interesse da Defesa Nacional, assim como a retribuição devida a pesquisadores de instituições públicas pela exploração de Patentes
• Decreto Nº 75.572, de 08.04.75 - Convenção da União de Paris para a Proteção Da Propriedade Industrial (Revisão de Estocolmo de 1967)
• Decreto Nº 1.355, de 30.12.94 - Acordo TRIPS-  Tratado De Cooperação De Patentes (PCT)
• Classificação Internacional De Patentes
• Ato normativo no  127/97
•   Ato Normativo Nº 150, de 09.09.99 - Classificação Internacional de Produtos e Serviços
• Ato Normativo Nº 151, de 09.09.99 - Classificação Internacional de Elementos Figurativos
• Resolução Nº 121, de 06.09.05 - Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
• Resolução Nº 123, de 06.01.06 - Suspende, temporariamente, a eficácia e aplicação do item 3 do Ato Normativo 150/99, e, no que couber, as disposições do Ato Normativo 160/01 e da Resolução 083/01.
• Ato Normativo Nº 128, de 05.03.97 - Dispõe sobre a aplicação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes
• Ato Normativo Nº 145, de 23.02.99 - Altera os procedimentos relativos à tramitação inicial do Pedido de Registro de Marca, com vistas a sua agilização.
• Ato Normativo 156, de 13.03.00 – Dispõe sobre a habilitação de procuradores, junto ao INPI.
• Ato Normativo Nº 159, de 14.12.01 - Institui os formulários para apresentação de requerimentos de serviços de marcas.
• Ato Normativo Nº 160, de 14.11.01 - Institui o Manual do Usuário da Diretoria de Marcas, que dispõe sobre o correto preenchimento dos formulários instituídos pelo Ato Normativo nº 159/2001.
• Resolução Nº 083, de 14.12.01 - Normaliza o processamento dos depósitos de pedidos de registro de marca.
• Resolução DIRPA 135, de 13.12.06 - Dispõe sobre a instituição de formulários para apresentação de requerimentos e petições na área de Patentes, Certificados de Adição de Invenção e Registro de Desenho Industrial.

Um abraço,

Paula