Defender: bilionário apela para o governo britânico em disputa com Land Rover

Parece estranho alguém disputar a produção de um veículo com o próprio fabricante do mesmo. Mas, é isso o que está acontecendo no Reino Unido. Jim Ratcliffe, CEO da petroquímica Ineos, está batendo o pé para produzir por conta própria um veículo 4×4 baseado no extinto Land Rover Defender, que deixou a linha de montagem em Solihull no dia 29 de janeiro desse ano, após 68 anos em produção.

Normalmente, os fabricantes de veículos possuem os direitos industriais sobre seus produtos, registrando as marcas nos serviços de patentes de cada país. Mas, no Reino Unido, o detalhe que faz Ratcliffe bater de frente com a Land Rover é que esta nunca registrou o Defender no serviço britânico. É isso mesmo. Há 68 anos, o veículo era feito sem qualquer proteção da marca. Com o fim da produção do Defender, em janeiro, Jim Ratcliffe decidiu formalmente pela produção de um veículo com base no lendário 4×4. A promessa do CEO da Ineos é fabricar 25 mil unidades por ano a partir de 2020. No entanto, a Land Rover não está permitindo sua fabricação e está em trâmite para conseguir o registro do produto junto às autoridades britânicas. A marca inglesa diz também que o modelo é registrado em outros países.

Fonte: https://www.noticiasautomotivas.com.br

Trade dress: STJ julga disputa entre duas empresas

A decisão é da 3ª Turma do STJ

Uma empresa que usa em seus produtos a mesma embalagem da concorrente comete crime de trade dress? Depende. Como a lei não trata especificamente do assunto, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a intervenção do Judiciário deve ser pontual, analisando as circunstâncias caso a caso.

O pano de fundo da decisão unânime do tribunal é a disputa entre as fabricantes das marcas de algodão Apolo e Farol por conta do conjunto-imagem de suas embalagens – expressão que engloba as cores, letras e disposição características de um produto ou serviço.

De acordo com a defesa da Apolo, autora da ação, a Farol, sua concorrente no mesmo segmento de mercado, passou, repentinamente, a utilizar embalagens que faziam “clara alusão ao produto” fabricado por ela, Apolo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) tratou a questão como concorrência desleal – e condenou a Farol não só a parar de vender os produtos na embalagem da discórdia, como a pagar uma indenização de R$ 30 mil por reparação patrimonial.

A Farol recorreu ao STJ, alegando que a embalagem não tem registro no INPI, assim como não há registro dos elementos distintivos utilizados. E que, não havendo registro, não haveria proteção de marca.

Para o relator do recurso especial 1.353.451, ministro Marco Aurélio Bellizze, embora não seja disciplinado na legislação nacional, a proteção ao trade dress vem sendo garantida com base no dever geral de garantia de livre mercado – ou seja, “no dever estatal de assegurar o funcionamento saudável do mercado, de forma a expurgar condutas desleais tendentes a criar distorções de concorrência”.

Em sua decisão, Bellizze afirma que os limites concorrenciais introduzem conceitos imprescindíveis para a definição da amplitude da proteção da propriedade industrial. Mas que “não se pode admitir que a pretexto de se proteger o conjunto-imagem de um produto, se assegure o uso exclusivo e indeterminado de uma determinada funcionalidade não registrada, por exemplo”.

“Por incrementar a competição, a entrada de conjunto-imagem semelhante em mercado já assemelhado não deve ser obstada por meio de intervenção judicial. Esta deverá ser excepcional e sempre pautada pela verificação concreta de que se está diante de algo novo e peculiar a ponto de despertar o Estado de sua inércia, consequência da livre concorrência e da liberdade de iniciativa adotadas no Brasil”, defendeu o relator.

Confusão nos tribunais

Em seu voto, o ministro também apontou que é preciso fazer uma diferenciação entre o conjunto-imagem e os institutos denominados marca e desenho industrial. Essa distinção, segundo ele, é fundamental para definir o tratamento jurídico que será dado a cada caso e as “consequências advindas de condutas anticompetitivas praticadas em desrespeito a marca, desenho industrial ou conjunto-imagem”.

“Tem-se percebido uma confusão nas cortes locais quanto à utilização desses conceitos”, afirmou.

Bellizze lembrou que apesar de não ser questão inédita no STJ, o trade dress ainda é um tema consideravelmente novo e que tem provocado diversos questionamentos. Isso porque, “a despeito de seu reconhecimento pelos Tribunais brasileiros, não há a previsão dos requisitos necessários para sua proteção ou a previsão clara de sanção na hipótese de eventual lesão”.

De acordo com o ministro, a jurisprudência do STJ sobre a questão demonstra que, na maioria dos casos, a caracterização de afronta ao conjunto-imagem tem sido decidida, caso a caso, pelos tribunais locais. Por conta da Súmula 7, o que acaba acontecendo é que o STJ se restringe a manter as conclusões dos acórdãos.

Na interpretação do relator, o diálogo entre concorrência e direitos exclusivos decorrentes de propriedades industriais somente justificará a intervenção do Judiciário para afastar condutas concorrenciais que ultrapassem os limites da disputa legítima.

Esses limites estão, segundo Bellizze, “ora na confusão do consumidor decorrente de imitação desleal, ora na usurpação de vantagem alheia decorrente da associação de seu produto ou serviço com a prestação de seu concorrente, situação em que é notório o intuito de “pegar carona” no sucesso obtido pelo investimento de outrem”.

Na conclusão do ministro, o Judiciário não pode intervir para “meramente assegurar um direito de exploração exclusiva a bem não registrado na forma legalmente exigida”. Para o caso concreto da disputa entre as marcas de algodão, como não há registro da embalagem de nenhuma das empresas, o ministro considerou que “não se cogita da existência de um direito de exploração exclusiva, de modo que a vedação à utilização por alguma das partes depende mesmo da caracterização efetiva de ato de concorrência desleal”.

E que, por se tratar de supostas práticas anticoncorrenciais por meio da utilização de conjunto-imagem parecido, “deve-se reconhecer que o cerne do processo repousa em fato cuja caracterização depende, a priori, de conhecimento técnico especial não exigível de um juiz de direito, devendo, por isso, o juiz se servir do auxílio técnico de expert”. Assim, a Turma decidiu cassar a sentença que condenava a Farol e determinou o retorno dos autos à origem para a realização de uma prova pericial.

fonte: https://jota.info

Brasil e sistema internacional de proteção de marcas

País está perto de ingressar no Sistema de Madri, que unifica registro e proteção de marcas

O Brasil está cada vez mais perto de ingressar no Sistema de Madri, que unifica o registro e proteção de marcas em 97 países. No dia 20 de junho, a Casa Civil da Presidência da República enviou a Mensagem nº 201 ao Congresso, encaminhando para votação o Protocolo de Madri, tratado que estabelece o sistema unificado de marcas da Organização Internacional Propriedade Intelectual (OMPI).

A nossa atual Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), como regra, garante a proteção das marcas concedidas apenas no território brasileiro. Dessa forma, qualquer pessoa ou empresa que queira exclusividade sobre determinada marca no Brasil e em outro país terá que proceder a dois registros diferentes, independentes entre si e sujeitos a regras distintas. O Protocolo de Madri visa simplificar esse processo, permitindo que, uma vez registrada a marca no seu país de origem, o titular possa pedir a proteção em quaisquer dos países signatários que deseje.

Diferentemente do previsto no Acordo de Madri, o Protocolo cria um sistema que não concede a proteção automática a todos os países signatários. Ou seja, o titular da marca deve indicar para quais dos 97 países partes do Protocolo quer que o registro internacional seja válido.

Ainda assim, o tratado simplifica e barateia o registro em múltiplos países, na medida em que será necessário formular apenas um pedido, o qual poderá ser submetido em um dos idiomas admitidos (inglês, espanhol ou francês), pagando-se uma única taxa. Dessa forma, poupam-se os custos e o tempo que seriam gastos com os pedidos de registros em diferentes jurisdições, dispensando-se traduções para os idiomas locais e a constituição de procuradores em cada um dos países.

Além disso, uma vez depositado o pedido em determinado país, o escritório local responsável deverá dar analisar o processo em até 18 meses – prazo muito inferior ao que vem sendo adotado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável por conceder o registro de marcas no Brasil.

O Protocolo prevê também um prazo de vigência de 10 anos para o registro internacional, podendo ser renovado múltiplas vezes, pelo mesmo período – não sendo admitido, porém, alterações (por exemplo, nas classes de atividades para as quais a proteção foi originalmente concedida). Passados 5 anos de sua concessão, o registro internacional torna-se independente do registro originário – isto é, caso o registro local seja extinto, o internacional continuará válido.

Outro ponto importante é que, uma vez concedido o registro para outros países signatários, a proteção da marca não passa a ser válida retroativamente nessas jurisdições à data do registro no país originário.

O Protocolo também prevê que os países signatários somente poderão denegar o registro com base nas hipóteses da Convenção de Paris – ou seja, quando a marca for capaz de prejudicar os direitos de terceiros, quando carecer de distintividade (isto é, quando se basear em elementos genéricos, que não sejam capazes de distingui-la dos produtos ou serviços concorrentes) ou quando for contrária moral ou à ordem pública à luz da jurisdição do país relevante. No mais, o tratado é expresso ao dizer que os países terão que aceitar que o registro de uma mesma marca para várias classes de atividades distintas possa ser feito em um único processo – o que hoje é vedado pela nossa legislação, que prevê um processo por classe por marca.

Por mais que o envio ao Congresso Nacional seja um avanço para que o Brasil adote o sistema internacional de marcas, a conclusão desse processo pode demorar alguns anos. O Protocolo ainda precisa passar pelo trâmite interno da Câmara e do Senado, o que inclui a análise pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores, bem como por outras comissões interessadas na matéria. Depois disso, o tratado ainda terá que ser aprovado pelo plenário de cada uma das casas. Só então o Protocolo será oficialmente ratificado, passando a ser válido em nosso país.

Mesmo antes de aprovado, o tratado vem causando polêmica no Brasil. Alguns juristas já se manifestaram quanto à sua inconstitucionalidade, alegando, dentre outros motivos, que o provocaria um tratamento desigual entre brasileiros e estrangeiros. Isto porque o Protocolo obrigará o INPI a analisar em até 18 meses os pedidos de registro de marcas feitos via sistema internacional, sendo que a nossa legislação não estabelece prazo para os pedidos depositados originalmente em nosso país. Dessa forma, haverá uma duplicidade de regimes: enquanto a extensão da proteção internacional de uma marca ao Brasil deverá ser processada em um ano e meio, o pedido feito originalmente aqui continuará sem previsão de prazo para registro.

Apesar da inconstitucionalidade arguida por alguns, grande parte da sociedade civil vem pressionando para a adesão pelo Brasil ao Protocolo. É o caso do INPI, que diz já estar pronto para implementar o sistema internacional de registro. Assim, quando o tratado vier a ser aprovado pelo Congresso, não deverá demorar para que os benefícios trazidos pelo Protocolo possam ser usufruídos pelos brasileiros que queiram registrar suas marcas nos outros países signatários e pelos estrangeiros que queiram estender a proteção das suas marcas ao Brasil.

Fonte: https://www.jota.info

Não incide ICMS em royalties pagos no sistema de franquias

O sistema de franchising no Brasil teve início na década de 1960. Naquela época, o sistema se baseava simplesmente na transferência de conhecimento (know-how). De lá para cá, todavia, muita coisa mudou. Na década de 1990, houve um expressivo crescimento do setor, decorrente do aprimoramento das técnicas de gestão, de repasse de conhecimento e de organização.

No Brasil, os contratos de franquia empresarial são regidos pela Lei 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Segundo a referida norma, franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços. E, eventualmente, também o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício (artigo 2º). Atualmente, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), em 2016, o setor de franquias brasileiro faturou 8,3% a mais que no ano anterior, o que representa R$ 151,2 bilhões, com um crescimento contínuo desde 2011. No mesmo intervalo de tempo, apesar da redução do número de redes franqueadoras (-1,1%), houve um crescimento no número de unidades de franquias, o que equivale a 142,6 mil (+3,1%).

Há que se ressaltar, também, que o número de empregos diretos gerados pelo setor aumentou 0,2%, no primeiro semestre de 2016. Ou seja, o franchising brasileiro vive um momento de expansão e crescimento, o que faz com que, em todo tempo, surjam questões jurídicas relevantes que demandam uma detida análise dos tribunais. Neste sentido, recentemente, o Judiciário gaúcho emitiu uma importante decisão para o setor. No caso, restou entendido que os royalties pagos aos franqueadores não devem compor a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das franquias. Para entender melhor a importância deste julgado, é preciso destacar que o ICMS é um imposto indireto. Em geral, ele incide sobre as várias etapas da cadeia econômica, repercutindo o seu ônus econômico até o consumidor final.

Neste contexto, a legislação permite a ocorrência da chamada substituição tributária. Na substituição tributária progressiva, por exemplo, o contribuinte situado na primeira etapa dessa cadeia antecipa o tributo devido pelos contribuintes situados nas etapas subsequentes. Contudo, por ser um canal de distribuição ímpar, o sistema de franquia merece ser tratado de forma distinta dos demais canais na substituição tributária.

No caso analisado, o Estado do Rio Grande do Sul fez a cobrança de ICMS sobre royalties, como se fossem parte integrante dos preços das mercadorias. Já a franqueadora, ao questionar o auto-de-infração lavrado pela Fazenda Estadual, afirmou que a cobrança era ilegal, já que os royalties não fazem parte do processo de produção da mercadoria.

Segundo a autoridade fazendária, a exclusão dos royalties da base de cálculo do ICMS desoneraria toda a cadeia econômica. Isso porque quem adquire os produtos da franqueadora paga em torno de 50% em royalties sobre o valor da nota fiscal. Contudo, apesar do entendimento do fisco estadual, a 6ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, que analisou o caso, acatou os embargos propostos pela franqueadora. De acordo com a decisão judicial, os royalties, no caso, são receita de outra empresa, e não da mesma que comercializou as mercadorias. Desta forma, o planejamento tributário adotado não teria afrontado as normas tributárias vigentes.

Ocorre que a empresa autuada havia segregado suas operações em três pessoas jurídicas distintas, tornando evidente o fato de que a venda de mercadorias, o oferecimento de expertise para exploração dessa mercadoria e os direitos para exploração da marca eram negócios diferentes. Portanto, os royalties não fariam parte da composição da mercadoria. Vale destacar, contudo, que se a segmentação das atividades estivesse fora da realidade fática e as atividades não estivessem sido segregadas corretamente, sem o contrato de exploração separar cada um dos negócios, provavelmente o posicionamento do Judiciário teria sido diferente. Como se vê, o tema ainda é bastante controverso e sem um posicionamento uníssono da jurisprudência. Entretanto, o debate revela, por si só, a complexidade de um dos assuntos relacionados a este importante setor da economia nacional, responsável por uma fatia, cada vez mais expressiva, da atividade empresarial no país.

Fonte: http://www.conjur.com.br

Negócio lucrativo: Nokia anuncia acordo de patentes com mais uma gigante

Quando falamos de Nokia sempre vem a cabeça os recentes lançamentos feitos pela HMD Global que trouxe de volta ao mundo dos smartphones, o poderoso nome da gigante Finlandesa. Mas hoje, vamos falar da boa e velha Nokia, aquela parte que não foi vendida a Microsoft em 2014. Segundo reportagem da Reuters, a Nokia tem agora mais um motivo para comemorar. A finlandesa começará a registrar receita adicional no trimestre atual, após decisão favorável a empresa no Tribunal Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional. A decisão favorável é sobre os pagamentos que serão feitos pela sul coreana LG Electronics por usar as patentes da Nokia na construção de smartphones.

A gigante finlandesa disse que também receberia um pagamento único, embora não tenha divulgado nenhuma das somas envolvidas. A arbitragem começou em 2015, mas a decisão só saiu agora em 2017. Maria Varsellona do jurídico da Nokia comentou a decisão.

O caso não é novo para Nokia, recentemente a empresa também entrou em acordo com outras gigantes como a Apple, Samsung e a Xiaomi. O fato é que o negócio de patentes para a finlandesa tem sido bem lucrativo, só nesse ano a unidade de patentes registrou vendas de 616 milhões de euros. Para o analista Mikael Rautanen da empresa de pesquisa Inderes. Diante dessa notícia positiva as ações da Nokia subiram 0,6% e isso é bom para a empresa que vem registrando alguns problemas com o seu negócio de rede de telecomunicações. O fato é que a Nokia continua viva e a parceria de licenciamento para a HMD Global já rendeu alguns frutos como o Nokia 8. Deixando de lado a parte de patentes, será que veremos algum smartphone dessa parceria lançado no Brasil? 

Fonte: https://www.tudocelular.com