segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010

Comentário e nova sugestão de resposta para a questão subjetiva de marcas do Exame API INPI 2004

Bom dia,
Recebi ontem a ligação da Silvia de Campinas comentando sobre a questão 1 da provas subjetiva de 2004. Ela publicou seus comentários na publicação da sugestão de resposta do link:
http://registromarcaspatentes.blogspot.com/2010/02/cartas-de-resposta-da-primeira-questao.html#comments

Achei os comentários muito construtivos e portanto publico-os abaixo:
Silvia Camargo deixou um novo comentário sobre a sua postagem "Cartas de resposta da primeira questão de marcas d...": 

Olá Paula, com relação ao direito de precedência, mais rescentemente a tese defendida por diversos jurístas é que este direito só pode ser argüido até a concessão do registro! Lembrando que o final do parágrafo 1º do artigo 129 diz que: "Toda pessoa de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá o direito de precedência ao registro."
No contexto constitucional indicado acima, ou seja, da colidência de interesses entre dois titulares de boa fé de idênticos direitos formativos gerados, parece ser adequado compreender-se que este direito de precedência deva ser argüido durante o trâmite processual do registro da marca. Uma vez adquirido o regsitro da marca de forma legal e obdecendo todas as etapas processuais, sem que neste curso haja nenhuma impugnação deste registro, não há como argüir o direito de precedência.
O direito de precedência é ao registro!
Uma vez o registro concedido, este benefício que é uma excessão ao direito atributivo do atual Código de Propriedade Industrial e portanto deve ser interpretado de maneira restritiva, deixa de existir.
Apenas para citar um autor que defende esta tese, cito Gama Cerqueira que diz: "O possuidor da marca de boa fé, não se valendo do benéficio de precedência no tempo correto, ou seja até o registro da marca, não poderá depois deste prazo tentar anular marca regsitrada por terceiro. A lei ordinária optou pelo arcabouço constitucional de forma que o direito de precedência só possa se exercer antes de constituito regularmente a propriedade alheira e ainda, de que tal faculdade deva exercer-se com a mínima lesão ao interesse do outro criador, e do público, ou seja, na primeira oportunidade em que o primeiro usuário pudesse insurgir-se."
"A Lei não pode socorrer aqueles que dormem."
Tese essa também defendida por Denis Borges Barbosa e outro autores.
Devemos lembrar que a pergunta de marcas que estamos tentando escrever é de 2004. Qual seria hoje o entendimento do INPI sobre esta matéria?
Caso o entendimento possa ser ambos, ou seja, o examinador considera-se como certas as respostas tanto de quem respondeu com a providência de PAN como daqueles que responderam com a ausência de providências como seria a carta ao cliente? E quanto ao Requerimento ao INPI?
Na minha opinião a carta ao cliente poderia ser semelhante aquela que foi postada acima, acrescentando-se que:
"No obstante cumpre-nos informar-lhe que há entendimentos contrários em que não haveria procedimento administrativa para obstar o registro da empresa amazonese. 
Segundo tal entendimento jurídico, a argüição do direito de precedência deve ser somente até a concessão do regsitro, ou seja, manifestando-se dentro da data limite de 60 dias a partir da data de publicação do pedido de registro (artigo 158)."
Mas e com relação ao Requerimento ao INPI?
Não se pode requerer o PAN e ao mesmo tempo mostrar que você candidato sabe que a tese jurídica é contrária ao seu requerimento por entender que o tempo para argüir o direito de precedência foi até 60 dias após a publicação do pedido de registro!
Aquardo comentários sobre o assunto e encaminharei em outro comentário, um possível requerimento ao INPI emabasando que o entendimento não á pacifico e pedir o acolhimento do PAN. 



Paula, segue modelo de requerimento feito pelo grupo e agora acrescido da tese sobre o prazo para arguir o DIREITO DE PRECEDÊNCIA.
Para abrigar a tese contrária segue abaixo requerimento (feito pelo grupo) + defesa de que a mesma não pode prosperar por falta de entendimento pacífico sobre a matéria.

Processo:                  876543210
Data:                         01/03/2005
Marca:                       XOOM        
Classe:                      31
Requerida:                EMPRESA AMAZONENSE LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

XYZ LTDA, tomando ciência do despacho de CONCESSÃO do registro da marca em referência, publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 1001 de 01/03/2005, vem, respeitosamente, na qualidade de REQUERENTE, por sua procuradora infra-assinada, requerer a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE em face do processo No. 876543210, de acordo com os dados em epígrafe, conforme previsto no Art. 169 e no Artigo 129, § 1º da Lei de Propriedade Industrial No. 9279 de 14 de maio de 1996 (LPI).

                            Com todo o respeito que merece o posicionamento do r. Examinador que concedeu o registro da marca "XOOM", a Requerente entende que o registro da marca "XOOM" da Requerida não pode prosperar, pois foi concedido com infringência ao disposto no Artigo 124, inciso XIX, da LPI, em razão do direito de precedência da marca XOOM, comprovadamente utilizada há mais de 6 meses, merecendo, dessa forma, ser reformada a decisão de concessão de registro, pelas razões de fato e de direito a seguir aludidas.

                        A Requerente, empresa tradicional e conhecida, vem utilizando efetivamente a marca "XOOM" no mercado brasileiro desde a sua fundação em 20/06/2003. Referida utilização pode ser comprovada através de notas fiscais de comercialização do produto (DOC.1), bem como material promocional com a marca (DOC.2).

Muito embora alguns especialistas em Propriedade Industrial defendam que tal argüição do direito de precedência deva ser anterior a concessão de registro, ou seja, durante o trâmite processual do registro, esta doutrina não é pacífica e conforme abaixo demonstraremos não pode prosperar. Gama Cerqueira defensor desta tese, invoca que "o possuidor da marca de boa fé, não se valendo do benefício de precedência no tempo correto, ou seja, até o registro da marca, não poderá depois deste prazo tentar anular marca registrada por terceiro."  Segundo ainda o mesmo autor, o direito de precedência só pode ser se exercer antes de constituído regularmente a propriedade alheia e, ainda, de tal forma que tal faculdade deve exercer-se com a mínima lesão ao interesse do outro criador, e do público. Contudo, não pode proteger a lei aquele que de má fé usurpa o direito alheio e não poderia a REQUERIDA ignorar a marca XOOM utilizada pela REQUERENTE desde sua fundação em 20/06/2003, uma vez são concorrentes diretos e atuam no mesmo mercado, isto é, também produz e comercializa SEMENTES!



                        Face à prévia utilização da marca, conforme evidenciado pelas provas, juntadas ao presente Processo de Nulidade Administrativa (DOCs.1 e 2), a Requerida faz jus ao manto do direito de precedência, consagrado no § 1º do Artigo 129 da LPI e discordamos do entendimento contrário acima, pois entendemos que a manutenção do registro em epigrafe consagraria a manutenção de um direito marcário usurpado da REQUERENTE. Neste sentido, a REQUERENTE depositou em 20/10/2004, o pedido de registro da marca "XOOM", na classe 31, sob o No. 987654321, petição INPI/SP No. 00007 para identificação de "sementes" (DOC.3).

A utilização da marca "XOOM"  no mercado brasileiro há mais de 6 meses, constitui anterioridade temporal impeditiva contra quaisquer pedidos de terceiros que, de boa ou má fé, imitem ou reproduzam marca idêntica ou similar, em classes idênticas ou afins que, no todo ou em parte, sejam suscetíveis de causar confusão ou associação indevida no mercado consumidor, conforme o disposto no artigo 124, XIX, da LPI.

Assim sendo, a Requerente não pode concordar com o registro em pauta, "permissa venia", visto não restar dúvida de que a marca da Requerida trata-se de reprodução total daquela previamente utilizada pela Requerente.

                          A marca "XOOM", da Requerida, identifica os seguintes produtos da Classe 31: sementes e grãos. A Requerente vem utilizando a marca "XOOM" para identificar "SEMENTES".

                          Resta-se, assim, claro e evidente que os produtos identificados pela marca da REQUERIDA são os mesmos produtos já identificados pela marca "XOOM" da Requerente, e outros, possuem total afinidade e um direto conflito mercadológico com os produtos "XOOM" da Requerente, o que, sem dúvida, impede a coexistência pacífica entre as marcas no mercado.

                          É fácil concluir-se, portanto, que a convivência de ambas as marcas no mercado é assim perniciosa e inviável, o que recomenda a aplicação do Art. 168 para o fim de resguardar os direitos da ora Requerente e a forma distintiva de sua marca XOOM .

                          Face ao exposto REQUER, espera e confia a Requerente, que seja conhecido e provido o presente PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE e que o registro da marca "XOOM", concedido sob No. 876543210, seja declarado NULO com fulcro no artigo 168 da LPI, em razão do direito de precedência da Requerente em relação à sua marca XOOM na classe 31 e em razão dos demais argumentos apresentados, como medida de Direito e de Justiça!

Termos em que,
P. deferimento.

XXX

Procurador
API No. 2009

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